(조세금융신문=황성필 변리사) 미국에 특허를 확보하여 사업을 전개하려는 기업들도 다수겠지만, 상표권은 테크기업에 한정된 특허와 달리 모든 기업들이 확보해야 하는 권리다.

미국에서 상표권이 없이 사업을 진행할 경우 사업에 막대한 타격이 있음은 대한민국과 다를 바가 없다. 그러나 대한민국과는 차원이 다른 손해배상을 입을 가능성이 있다.

미국의 경우 무형자산에 대한 권리보호가 유형자산에 못지 않음은 우리가 잘 알고 있다. 특히 상표에 있어서 미국은 대한민국과 다른 사용주의를 채택하여 제도가 상이하기에 이러한 차이를 사전에 인지할 필요가 있다.

대한민국의 상표법은 등록주의를 따르기에 출원하여 등록을 하지 않으면 그 권리가 발생되지 않는다. 우리나라나 미국 모두 저작권의 경우 창작을 한 순간 발생하는 발생주의를 취하고 있다.

즉, 저작권의 경우 등록을 하지 않아도 창작자가 창작을 한 순간 저작물에 대한 저작권을 취득하게 되는 것이다. 물론 미국의 상표에 대한 사용주의가 저작권의 발생주의와는 차이가 있으나 어찌되었던 등록이 아닌 사용을 먼저 한 자에게 권리가 발생되고, 그 사용의 입증책임이 사용자에게 있음을 유의해야 한다.

미국에서의 상표 출원 방법

대한민국 기업들의 글로벌 진출이 본격화되면서 미국의 거대 온라인 플랫폼인 아마존은 중요한 유통채널이 되고 있다. 아마존에 입점할 때, 등록된 상표권이 있으면 아마존의 브랜드 레지스트리 제도를 이용한 다양한 혜택을 받을 수 있다. 따라서 대한민국의 많은 기업들의 미국에서의 상표권 확보는 필수가 되고 있다. 미국에 상표를 출원하는 방법으로는 크게 두 가지가 있다.

첫번째는 미국에 직접 상표를 출원하는 것이다. 미국과 대한민국은 파리협약에 가입되어 있어서 대한민국에 출원하고 6개월 안에 미국에 출원할 경우, 대한민국에 출원한 시점으로 상표를 심사해준다.

다만 미국에 출원할 경우 미국의 대리인을 선임하여 출원을 진행해야 하기 때문에 비용이 적지 않게 든다. 무엇보다 미국의 경우 대리인 비용이 국내와 비교할 수 없을 정도로 비싸기 때문에 각별한 유의가 필요하다.

두번째는, 대한민국에 출원된 상표를 기초로 하여 마드리드 국제출원을 하는 것이다. 마드리드 국제출원은 국제사무국(WIPO)에 대하여 대한민국 특허청을 수리관청으로 하여 진행된다.

즉, 대한민국 특허청에 대한민국에 출원된 상표를 기초로 마드리드 국제출원을 하면, 대한민국 특허청은 해당 정보를 국제사무국에 전달하고, 국제사무국은 지정된 국가의 특허청에 다시 본 정보를 전달하여 현지에서 심사가 진행된다. 이렇게 미국에 출원하는 경우 미국의 대리인을 선임할 필요가 없기에 비용적으로 저렴하다.

그럼에도 불구하고, 미국특허청으로부터 종종 거절이유통보를 받게 되기 때문에 추후 미국 대리인을 선임해야 하는 경우가 많다. 특히 지정상품을 아무리 잘 선정하여 출원하였다 하더라도, 특허청의 심사 동향과 제품의 특이성으로 인하여 거절이유를 받는 경우가 종종 있으니 오해가 없어야 한다.

상표 출원 이후에도 상표 사용에 대한 증거 꾸준히 제출해야

미국에서 상표를 안정적으로 등록받았다 하더라도, 미국은 대한민국과 다른 상표제도를 채택하고 있기에 각별히 유의해야 할 사항이 있다. 미국은 선출원주의가 아닌 선사용주의를 채택하고 있다.

따라서 상표를 출원한 이후에도 꾸준히 상표의 사용에 대한 ‘증거자료’를 미국 특허청에 제출해야 그 권리가 유지된다. 즉, 상표를 사용하지 않으면 그 권리가 실효된다는 의미다. 대한민국의 경우 등록주의를 채택하고 있기 때문에, 상표를 사용하지 않는다고 하여도 상표권이 실효되지는 않는다.

물론 불사용취소심판을 당하여 상표권이 취소되는 경우는 별론으로 한다. 아무튼 최근 많은 경우에 마드리드 국제출원 방식을 통하여 미국출원이 진행되고 있기에 이 경우 어떻게 상표를 관리해야 하는지 살펴본다.

미국은 사용주의 국가로서 등록 5~6년차, 9~10년차에 사용선언서와 함께 실사용 증거자료를 제출해야 상표의 효력이 유지된다. 마드리드 국제출원 방식을 통해 등록받은 미국 상표권에도 동일한 법규정이 적용됨은 물론이다.

따라서 미국에서 등록증이 발급된 이후 등록일을 기산일로 하여 차기 사용선언서 및 증거자료 제출기한을 철저히 관리해야 한다.

특히 마드리드 출원 상표의 갱신시 국제사무국을 통한 지정국 일괄 갱신을 적시에 진행하더라도, 마드리드 갱신과는 별도로 미국 자국등록일로부터 10년차 기한 내에 미국특허청에 사용선언서와 증거자료를 제출해야 한다.

이 경우 기한을 놓쳐서 상표가 무효 처리되는 경우가 없도록 주의가 필요하다. 국제사무국 및 미국 특허청은 미국 사용선언서 제출기한에 대하여 출원인에게 적절한 리마인더를 하지 않고 있다. 따라서 상표가 무효 처리되고 상당한 시간이 경과한 후 상표무효확정통지서를 발송하기 때문에 상표권의 상실을 인지하지 못하는 경우가 있다.

따라서 이러한 마드리드 출원을 통한 미국 등록을 받은 경우 국내 대리인의 관리 역량이 중요시된다. 요컨대, 마드리드 국제출원을 통한 미국 상표 출원의 경우 등록 이후 관리할 기한은 자국 등록일로부터 5~6년차 사용선언서 및 증거자료 제출기한, 국제등록일로부터 10년차 국제사무국 갱신기한, 자국등록일로부터 9~10년차 사용선언서 및 증거자료 제출기한의 관리가 중요하다. 또한 사용선언서 및 사용증거자료는 반드시 미국 현지대리인을 선임하여 미국 특허청에 제출해야 한다.

요약하자면, 미국 대리인의 도움 없이 미국에서 상표등록을 받을 수 있는 마드리드 국제출원 제도를 활용하는 것은 경우에 따라 현명한 전략이 될 수 있다. 일단 초기에 비용 절감을 크게 할 수 있다. 그러나 지정상품에 대한 거절이유가 의외로 상당히 빈번함은 반드시 유의해야 한다.

나아가 등록이 된 이후에도 사용자료의 제출은 반드시 미국 대리인을 선임해야 하며, 이 경우에도 비용이 발생될 수 있다. 미국의 경우 국내와는 대리인의 비용에 있어서 차이가 크다. 사소한 특허청에 대한 행위라도 적지 않은 비용이 청구될 수 있다. 사용자료의 제출 자체가 그리 어려운 것은 아니기에 이러한 자료의 제출에 많은 비용을 낭비할 필요는 없다고 생각한다.

따라서 최대한 합리적인 비용을 제시하는 대리인을 선임하여 업무를 진행하는 것이 타당하다. 기한 자체의 관리가 중요한 것이지 업무 자체가 어려운 것은 아니기 때문이다. 아울러 수출바우처 등 정부지원사업을 활용하시면 비용을 절감하는 데 큰 도움이 될 수 있을 것이다.

[프로필] 황성필  만성국제특허법률사무소 파트너 변리사

(현)이엠컨설팅 대표, 한양대학교 언론정보대학 겸임교수
(현)LESI YMC Korea Chair, INTA Trademark Office Practices Committee
(현)서울시, 레페리, 아이스크림키즈, 센슈얼모먼트, SBSCH 자문 변리사